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ACIP原創 | 從日韓修法引入同意書制度,淺析海外同意書運用
劉琴
2024-06-03 10:30
華進解決方案中心
2024年4月1日和2024年5月1日,是日韓兩國修訂商標法,引入同意書(Letter of Consent,以下簡稱LOC)制度并正式實施的日期。自此,在日本和韓國,商標所有人在商標申請遭遇近似駁回時,又有了新的解決方案。
當下,對于同意書制度的接受程度,日韓兩國的態度趨于開放。而在除日韓以外的其他海外國家/地區,LOC的運用情況是怎樣呢?是否也能用于商標沖突的問題呢?筆者所在的團隊,結合過往處理海外商標駁回復審案件的經驗,對此進行了整理。
實踐中,同意書制度在海外部分國家已經得到了比較充分的運用。在包括我國在內的絕大部分國家/地區,實行商標注冊制度,通過商標申請獲得商標專用權,對于商標所有人而言意義重大。但隨著各國存量商標數據日趨龐大,在后商標申請遭遇近似駁回的情況也與日俱增。LOC的運用,在一定程度上解決了部分近似駁回的問題。比之非近似抗辯,通過提供同意書來克服駁回,在復審理由書的撰寫上也相對簡便。
鑒于LOC的運用,更多是針對近似駁回的場景,以下就結合此場景進行探討。在以歐盟為代表的國家/地區,其商標局(海外各國的商標主管當局名稱并不統一,為方便理解,此文統一用商標局代表各國審查商標的部門)不進行“相對理由”審查,不會下發近似駁回。對于商標申請人而言,也無提供LOC的必要。因而下文的重點放在進行“相對理由”審查,并下發近似駁回的國家/地區,討論同意書制度的運用。
當前海外各國商標局對LOC的態度,依據接受程度由高到低,大致分成三類:傾向于無條件接受LOC的國家;附條件接受LOC的國家;傾向于不接受LOC的國家。LOC在這三類國家的運用情況如何,下文會分類討論。需聲明的是,此分類僅供大家增強對LOC的了解,并未進行科學而嚴謹的論證。大家在遇到類似問題時,可參考相關信息,具體商標案件建議交給專業的代理人/律師具體分析。
>>> 一、傾向于無條件接受LOC的國家或地區
所屬大洲
代表性國家/地區
亞洲
中國香港;新加坡;孟加拉;印度;土庫曼斯坦;敘利亞;約旦......
非洲
埃及;尼日利亞......
歐洲
愛爾蘭;白俄羅斯;冰島;摩爾多瓦;芬蘭;挪威;葡萄牙;瑞典;土耳其;俄羅斯;塞浦路斯......
美洲
巴拉圭;波多黎各;薩爾瓦多;蘇里南......
大洋洲
澳大利亞;新西蘭......
以歐洲為代表的部分國家,對LOC的接納度較高。此類情況下,相應國家商標局更傾向于支持商標權是私權。而私權的核心是應充分尊重當事人的自由意志。既然不同的主體明確表示雙方商標無沖突,并以LOC或共存協議(co-existence agreements )的形式遞交給商標局,商標局表示接受及認可即可。
商標所有人在此類國家或地區遭遇近似駁回,即可第一時間尋求在先商標權利人的同意,請求其出具同意書(注意,如官方引證多件分屬不同主體的在先商標,要分別與不同主體溝通)。在駁回復審的截止日期前,提交在先商標權利人簽字的同意書,并附上簡要的情況說明書即可克服駁回。LOC通常是在駁回復審或上訴的情況下遞交。在極特殊的情況下,申請人在遞交新申請的同時,即可一并提交在先商標權利人的同意書,以期更快獲得授權,例如土耳其即接受此操作。
>>> 二、附條件接受LOC的國家或地區
所屬大洲
代表性國家/地區
亞洲
格魯吉亞;以色列;菲律賓;日本;韓國……
非洲
阿爾及利亞……
歐洲
塞爾維亞;烏克蘭;愛沙尼亞……
美洲
美國;厄瓜多爾;古巴;洪都拉斯;秘魯;尼加拉瓜;危地馬拉;玻利維亞;智利;巴西……
不同于傾向于無條件接受LOC的國家,上述國家商標局雖接收(receive)商標同意書,但是否對此最終接受(accept),則需要結合個案情況進行分析。
針對此類附加一定條件,方可評估是否接納LOC的國家,我們需要提前了解審查員的評估維度:商標的整體近似度;商品的關聯性;是否會引起消費者的混淆和誤認,是審查員重點考慮的幾個方面。一般情況下,對于相同商品/服務上的相同或高度近似商標,審查員傾向于不接受。非上述情況,那LOC是有較大可能性被審查員接受的。
有些國家,在審查指南或實踐中雖未明確說明具體在哪些情況下可以接受LOC,但會點明一些特殊的不接受LOC的情況。據此,商標申請人可以做反向推測,如其所面臨的問題不在其內,即可提供LOC給審查員,以爭取克服駁回。例如,在洪都拉斯,針對第5類(藥品等)上的商標申請,審查員有極大可能拒絕在后商標申請人提供的LOC。其原因是,在當國,審查員認為該領域事關生命健康頭等大事,當事人雙方私下之間達成的協議并不能凌駕其上。
>>> 三、傾向于不接受LOC的國家或地區
所屬大洲
代表性國家/地區
亞洲
印度尼西亞;沙特阿拉伯;斯里蘭卡……
美洲
哥倫比亞;委內瑞拉;烏拉圭;哥斯達黎加;墨西哥……
在上表所列國家中,商標所有人如遭遇近似駁回,可嘗試將LOC作為額外的論證材料,與駁回復審理由書一并提交。最終,審查員接受與否,取決于復審理由書中的論據是否充分,是否足以說服其接受兩商標之共存,不會造成消費者的混淆與誤認。因此,在此類國家遭遇近似駁回時,商標所有人要與辦案律師緊密溝通,分析過往成功案件中所運用的策略,結合自身情況精心準備復審,從而增加克服駁回的幾率。
在斯里蘭卡,審查員一般不接受LOC,但或可嘗試遞交共存協議。而在委內瑞拉,烏拉圭等國,如果審查員不接受單獨的LOC,還可以考慮進一步刪減沖突商品項目,來嘗試克服駁回。在沙特阿拉伯,因其適用“大類審查”原則,意即不考慮同一類別中商品和服務之間的差異,重點審查商標是否近似,又不傾向于接受LOC,實踐中該國的復審成功率相對較低。
綜上所述,隨著越來越多國家接受同意書制度,筆者建議商標所有人在布局海外商標時,提前進行商標檢索以評估注冊是否存在阻礙。針對檢索到的在先商標,商標所有人可以結合LOC的接受情況,提前進行預判并進行相應的準備,以解決重要國家商標確權難的問題。最后,關于LOC的適用,筆者提醒大家注意以下四點:
關于LOC的適用
(1)在附條件接受和傾向于不接受LOC的國家,如共存主體之間存在關聯關系,商標所有人一定要將此信息及時披露。必要時,要提交主體之間的關聯關系證明文件,以增加LOC被接受的可能性。
(2)向不存在關聯關系的第三方獲取LOC,通常是由商標所有人的代理人聯系對方的代理人(請注意尊重各國法律實踐)。此舉可能涉及需要商標所有人承擔兩項費用:其一,第三方提供LOC的費用;其二,對方代理人協商溝通的服務費。商標所有人需事先了解,以評估此費用是否在接受范圍內。
(3)在提交LOC時,需要注意證據的形式。相應商標局是否要提供LOC原件,是否要在對方公司信箋紙上出具,是否要提交經公證,認證的LOC原件。諸如此類對在先商標權利人配合義務較高的特別規定,一定程度上會影響其出具LOC的意愿,在后商標申請人須特別留意。
(4)商標申請人向在先商標申請人尋求LOC具有一定的不確定性。筆者所在團隊此前有遇到過,商標申請人與第三方聯系時,對方明確表示不同意出具LOC。且因為商標申請人主動聯系對方,反而引起對方關注,對申請人的其他商標采取對抗措施。尋求LOC要結合第三方的商標持有和使用情況,過往好訴性等進行綜合評估,專業性較強,建議商標申請人提前評估潛在風險。
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